Strategisch ist wichtig

Bei der Abfassung des Warenverzeichnisses bei Markenanmeldungen muss über die rechtserhaltende Benutzung nachgedacht und das Warenverzeichnis entsprechend strategisch ausgerichtet werden, sagt Rechtsanwalt Prof. Dr. Paul Lange, Seniorpartner von Siebeke, Lange, Wilbert in Düsseldorf. Sonst kann es passieren, dass die Marke verfällt und gelöscht wird. Worauf es zu achten gilt, damit das nicht passiert, erläutert er in seinem Gastbeitrag in markenartikel 8/23:

"Häufig steht bei Markenprojekten die Zeichenentwicklung im Vordergrund. Denn das Zeichen soll die Markenbotschaften auf einfachste Weise kommunizieren. Auch muss es als Marke schutzfähig sein. Und das Zeichen darf keine Rechte Dritter verletzen. Ebenso wichtig für die Markenentwicklung ist jedoch die vorausschauende Abfassung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen. Das Warenverzeichnis bestimmt nicht nur den Schutzumfang der Marke mit. Es definiert auch den Referenzmarkt für die spätere Beurteilung einer rechtserhaltenden Benutzung. Das wird in der Praxis häufig nicht genug berücksichtigt. Eine Marke verfällt und kann gelöscht werden, wenn sie innerhalb einer relevanten Frist von fünf Jahren für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht ernsthaft benutzt wird.

Ernsthafte Benutzung

Für die Frage der Ernsthaftigkeit der Benutzung ist eine umfassende Beurteilung aller relevanten Faktoren des Einzelfalls vorzunehmen. Dazu zählen insbesondere die Verwendungen, die in dem betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen.

Von Bedeutung sind weiter die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes, der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke, der Umfang der Geschäftstätigkeit des Markeninhabers, seine Produktions- oder Vertriebskapazitäten oder der Grad der Diversifizierung seines Betriebs. Ein absoluter Mindestumsatz kann bei solcher Gesamtbetrachtung nicht festgelegt werden. Vielmehr besteht zwischen den einzelnen Gesichtspunkten eine Wechselwirkung. So kann ein geringes Verkaufsvolumen durch andere Faktoren wie eine hohe Intensität oder eine große zeitliche Beständigkeit der Benutzung dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt.

Warenverzeichnis bestimmt Referenzmarkt

Es versteht sich von selbst, dass sich die Merkmale des Marktes für eine bestimmte, im Warenverzeichnis angegebene Art von Waren oder Dienstleistungen wesentlich auf die Anforderungen einer ernsthaften Benutzung in diesem Referenzmarkt auswirken können. Lässt sich aufgrund der genannten Faktoren schon bei der Markenentwicklung absehen, dass die Benutzung der Marke voraussichtlich nur einen solchen Umfang erreicht, der ihre Ernsthaftigkeit in Zweifel geraten lassen kann, sollte der Referenzmarkt durch das Warenverzeichnis so stark verkleinert werden, dass die Schwelle der Ernsthaftigkeit durch den zu erwartenden Benutzungsumfang voraussichtlich erreicht wird. (...).

Wie kann das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen vorausschauend geplant werden? Nach welchen Kriterien kann die für die Abfassung von Warenverzeichnissen zentrale Entscheidung zwischen Oberbegriff und Einzelware beurteilt werden? Welche Beispiele aus der Rechtsprechung gibt es? Was passiert, wenn bei der Abfassung des Warenverzeichnisses bei Markenanmeldungen nicht über die Frage der rechtserhaltenden Benutzung nachgedacht und das Warenverzeichnis nicht entsprechend strategisch ausgerichtet wird? Das und mehr lesen Sie im vollständigen Gastbeitrag von Prof Dr. Paul Lange von der Kanzlei Siebeke, Lange, Wilbert in der aktuellen Print-Ausgabe 8/2023 des markenartikel - zur Heftbestellung geht es hier.